Registro de una marca igual a un nombre de dominio previo
¿Qué pasa cuando alguien registra de mala fe como marca el dominio que yo utilizo desde hace años?
El registro de nombres de dominio tiene una limitación importante: el respeto de los derechos de propiedad industrial. El artículo 34 de la Ley de Marcas establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y a prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen ese signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
Si nos atenemos al tenor literal del artículo, parece que el titular de una marca tiene un derecho absoluto a utilizar los dominios idénticos, incluso cuando esos dominios han sido registrados y desarrollados por un tercero con anterioridad a la solicitud de la marca. Sin embargo, el sentido común nos dice que no debería ser, al menos no en todos los casos.
Últimamente hemos participado en varios casos en los que una empresa se ha lanzado al ruedo con un simple nombre de dominio, sin registrar typos ni marcas, ni llevar a cabo cualquier otra táctica defensiva. Nosotros somos firmes defensores del release soon, release often, porque creemos que el mercado es la mejor piedra de toque para un proyecto empresarial; sin embargo, hay una serie de medidas que debes adoptar para proteger tus principales activos, y si no cuidas bien tu propiedad industrial (en especial tus marcas y tus dominios), puedes meterte en serios problemas muy rápidamente.
Afortunadamente, la Ley de Marcas prevé dos soluciones para el registro indebido de una marca idéntica a un dominio registrado y desarrollado durante meses por un competidor: la acción reivindicatoria y la acción de nulidad.
La acción reivindicatoria está contemplada en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, y fue concebida para regularizar situaciones en las que alguien registra una marca en fraude de los derechos de un tercero o en incumplimiento de la ley o de un contrato. Uno de los primeros usos de este apartado fue, precisamente, la protección de las empresas extranjeras que llegaban a nuestro país a través de acuerdos con distribuidores locales que, con el tiempo, acababan registrando las marcas extranjeras a su propio nombre y saltándose, así, a las empresas. En la actualidad, la acción reivindicatoria permite dar cobertura a una casuística mucho más amplia, como una medida correctora de la rigurosidad propia del principio de inscripción, entendiendo que en algunos casos dicha inscripción puede ser injusta o estar basada en acciones anticoncurrenciales o contrarias a la mala fe.
En cuanto a la acción de nulidad, la Ley de Marcas establece varios casos de nulidad absoluta y relativa, pero las más oportunas en este contexto son dos: la nulidad por mala fe y por concurrencia con marcas notorias o renombradas.
En España no es fácil conseguir el reconocimiento de una marca como notoria, y es casi imposible demostrar que es renombrada. Según el artículo 8.2 de la Ley de Marcas,
se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial
En el caso analizado, de empresas de reciente creación, es muy difícil demostrar que todo un sector “pertinente” del mercado conoce “generalmente” una marca, en especial en el caso de las empresas que operan exclusivamente a través de internet, que en muchas ocasiones van dirigidas a un público muy amplio; por otra parte, la ventaja de este tipo de empresas es que disponen, desde muy pronto, de datos concretos de tráfico, visitas y usuarios, lo que permite justificar el volumen y el conocimiento real de la marca por miles o millones de personas, aunque todos sabemos que estos datos son relativos. Sea como fuere, de las tres opciones analizadas, ésta sea probablemente la senda más difícil.
Por último, el artículo 51.1 b) establece la nulidad de una marca cuando el solicitante hubiese actuado de mala fe; se trata de una cláusula de escape prevista para dar cabida a todos los supuestos que no se encuentran expresamente tipificados por la ley pero que pueden dar lugar a situaciones injustas o absurdas, como es el caso. La mala fe tiene un sentido amplio, pero en el caso concreto podría producirse, por ejemplo, cuando alguien registra una marca a sabiendas de que estaba siendo utilizada por un competidor. Así lo ha declarado, por ejemplo, la sección 15 de la AP de Barcelona:
“La mala fe es la ausencia de buena fe en el Registro, y, si bien presupone el conocimiento del derecho de un tercero sobre el signo, se refiere propiamente a un estándar de conducta, al modo que con carácter general hace el art. 7 CC. (…)
De este modo, queda acreditado que la demandada al registrar el signo lo hizo con conocimiento del derecho de la actora sobre la denominación “XXXXX” -aunque no sea de exclusiva-, que es un presupuesto básico de la mala fe, y que ello además se considera objetivamente censurable por el ordenamiento jurídico, pues tiene por objeto impedir que un competidor pueda desarrollar su actividad.”
Las tres vías analizadas nos permiten superar el formalismo del principio de inscripción, que atribuye el derecho de exclusiva del uso de una denominación (el signo distintivo) a quien antes registre la marca; sin embargo, se trata de acciones complejas, muy técnicas, en las que intervienen factores sobre los que no disponemos de una jurisprudencia clara, estable y precisa, ya que los conflictos entre marcas y nombres de dominio son relativamente recientes.
Asimismo, es importante que recuerdes que se trata de acciones distintas, con requisitos distintos y que buscan finalidades distintas: mientras que la acción de nulidad únicamente pretende la cancelación de la marca infractora, la acción reivindicatoria tiene consecuencia la transmisión de la propiedad sobre dicha marca a favor de su legítimo titular.
Por todo ello, nuestro consejo siempre es solicitar la marca antes de iniciar la actividad, en las clases y en la forma correcta, para evitar problemas en el futuro; aún así, si ya es demasiado tarde, te aconsejamos que tengas en cuenta estas acciones porque te pueden ayudar a ahorrar mucho dinero y a enfrentarte con ciertas garantías a alguno de los muchos parásitos que pretenden ganar dinero aprovechándose del esfuerzo ajeno.
