La importancia de las marcas en las empresas tecnológicas es evidente: el valor de una aplicación informática, por ejemplo, está estrechamente ligado a la apariencia de su marca. Es esta la que permite distinguir los productos de una compañía de los de otras en el mercado y, además de ello, faculta para impedir que terceros la utilicen. Para materializar estas afirmaciones es sencillo imaginar un caso práctico: ¿Cuál sería el valor de WhatsApp si desapareciese su logo? ¿Qué la diferenciaría realmente de otras aplicaciones similares para Smartphone? Sabemos que no todas las empresas son Coca-Cola, pero si tiene confianza en su producto y visión de futuro, proteger su marca desde un inicio es fundamental.
El principal problema de las marcas en relación con las empresas tecnológicas es que, mientras las últimas se expanden globalmente, las primeras se rigen por el principio de territorialidad: tan sólo se ostenta el derecho a la protección que confieren las marcas en aquellos países o territorios donde se han registrado, salvo algunas excepciones. Por ello, si está pensando en hacer negocio en China o si confía en que su empresa algún día no entenderá de fronteras, le aconsejamos tomar nota de los siguientes consejos:
1. ¿Por qué debería registrar su marca en China?
Toda compañía debería saber que China es un país en el que rige con intensidad el principio de prioridad registral, lo que significa que el primero en registrar la marca en una categoría adquiere los derechos sobre ella. La importancia de esto es mayúscula, ya que implica que si la marca de su empresa de software es “1234” y ha estado presente con su producto en el mercado chino sin haber registrado su marca, otra empresa o persona puede registrarla para comercializar software, con lo que se convertiría en titular de la marca. Y lo que es más: puede impedirle operar con su marca en el mercado chino ya que con ello cometería una infracción de sus derechos.
A pesar de que con la entrada en vigor en 2013 de la nueva ley china el principio registral se suaviza en aquellos casos en los que la marca tenga renombre y asimismo se introducen referencias a la buena fe registral, lo cierto es que en la práctica el sistema marcario chino no está totalmente adaptado a la nueva normativa y no existe por el momento jurisprudencia al respecto. Ello nos sirve para reafirmarnos en nuestra advertencia: ningún empresario debería arriesgarse a dejar de registrar su marca.
2. ¿Cuándo registrar su marca?
Uno de los puntos clave que debes plantearte si estás pensando en registrar su marca en China es cuándo hacerlo. No existe un momento clave, sino que dependerá de las circunstancias concretas. En cualquiera de los casos, es muy aconsejable tener registrada su marca antes de contratar a alguien para expandir su negocio en China.
Como regla general, y a pesar de que la nueva Ley lo agiliza, debe contar con que la concesión de una marca en China se suele dilatar por un periodo de 2 años. Lo aconsejable es al menos registrar dos años antes de expandirse a dicho mercado. Conociendo este plazo, dependerá de los medios económicos con los que cuente. Si tiene una empresa con suficientes recursos, no se lo piense y regístrela inmediatamente para evitar que se le adelanten.
Por último, ha de saber que registrar una marca en China no es una buena idea si no la va a usar durante los tres años posteriores a su registro, ya que en este caso podría ser cancelada por desuso.
3. ¿Qué registrar?
Es conveniente reflexionar detenidamente sobre cómo va a llamar a su producto o servicio y sobre cómo otros lo van a denominar. Existen varias opciones:
a) Registrar solamente la marca en español o inglés. Esto es peligroso, ya que en la práctica es una invitación a terceros para que la registren en mandarín.
b) Registrar también una traducción conceptual al mandarín (u otros idiomas hablados en China), lo que consiste en una traducción del sentido de la marca.
c) Otra de las opciones es registrar una transcripción fonética de la marca. Esto puede ser una opción interesante mientras tenga en cuenta que la traducción del resultado ha de ir acorde con las características de la marca.
4. ¿Dónde registrar su marca?
A la hora de decidir dónde registrar su marca, existen dos opciones: el registro nacional a través de la oficina de marcas china y el registro internacional a través de la OMPI.
El registro internacional es más barato, rápido y sencillo, aunque se adapta menos al entramado de las exigencias particulares de China. Se puede realizar ante la OMPI y tiene como principal ventaja que con una solicitud de registro puede proteger la marca en todos aquellos países que le interesan, lo cual es interesante si desea matar varios pájaros de un tiro.
Por otro lado, el registro nacional en China permite que adapte con más detalle su registro a sus necesidades, lo que puede ahorrar problemas de denegación de la solicitud de registro. Asimismo, en ocasiones puede resultar más práctico para hacer valer sus derechos frente a terceros.
5. ¿Qué limitaciones debe tener en cuenta?
Aunque pueda parecer una obviedad, es importante recordar que una marca registrada en China no da protección en Korea, Japón, Singapur o en otros países. Por ello, debe plantearse si registrar su marca en estos lugares -o en cualquier otro- tiene sentido para su producto y, si es así, le aconsejamos que lleve a cabo el registro en todos los países simultáneamente. El motivo de esto es que la publicación de su registro en China puede invitar a terceros a registrarla en otros países.
6. ¿Cómo reclamar su marca si un tercero se ha adelantado a registrarla?
Si se encuentra en esta desagradable situación, existen dos opciones:
a) Comprobar si la marca registrada ha sido abandonada por su solicitante. En caso de que hayan transcurrido tres años sin que haya hecho uso de la marca, podrá presentar una solicitud de cancelación por desuso. Antes de hacerlo, es recomendable efectuar una búsqueda para recoger pruebas que acrediten el desuso tanto en Baidu (un motor de búsqueda tipo Google) como en otras plataformas. Este proceso es sencillo, pero suele dilatarse temporalmente y necesitará la ayuda de un experto. Le aconsejamos que utilice un servicio de generación de evidencias electrónicas con validez internacional como www.terminis.com para asegurarse de que esas pruebas no son impugnadas.
b) El registro de la marca, de acuerdo con la nueva ley, debe ser de buena fe, requisito que no se cumple cuando se prueba que el solicitante conocía o debía conocer que con ello vulneraba derechos de terceros. Reclamar es complicado, y aún no existen muchos precedentes judiciales como para poder asegurar resultados tras ello.
Nuestro consejo final para no evitar sorpresas desagradables en el futuro se puede resumir en que es necesario pensar a largo plazo en su negocio. Si realmente confía en la viabilidad del mismo, no lo dude: registre su marca.
Por Carlota Corredoira, abogada en Metricson.